State Street Bank & Trust Co. contre Signature Financial Group, Inc. -State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.

State Street Bank & Trust Co. contre Signature Financial Group, Inc.
Sceau de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral.svg
Tribunal Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral
Nom complet du cas STATE STREET BANK & TRUST CO., Demandeur-Appelé, c. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., Défendeur-Appelant
Décidé 23 juillet 1998
Citation (s) 149 F.3d 1368
Histoire de cas
Action (s) préalable (s) Conclusion pour le demandeur, 927 F. Supp. 502 , 38 USPQ2d 1530 ( D. Mass. 1996) (déclarant invalide le brevet américain n ° 5,193,056 pour absence d'objet légal)
En portant
Une revendication peut être protégée par un brevet aux États-Unis si elle implique une application pratique et produit un résultat utile, concret et tangible.
Appartenance à la Cour
Juge (s) siégeant Juges de circuit Rich, Plager et Bryson
Avis de cas
Majorité Riches
Lois appliquées
35 USC  § 101

State Street Bank and Trust Company c.Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), également appelée State Street ou State Street Bank , était une décision de 1998 de laCour d'appel des États-Unis. pour le Circuit Fédéralconcernant labrevetabilité des méthodes commerciales. State Streeta établi pendant un certain temps le principe selon lequel uneinventionrevendiquéepouvait être protégée par un brevet aux États-Unis si elle impliquait une application pratique et, selon les termes de l'opinion deState Street, << elle produit un résultat utile, concret et tangible . "

Avec la décision du Circuit fédéral de 2008 In re Bilski , cependant, le test utile-concret-tangible a été abandonné. Selon l' opinion Bilski du Circuit fédéral , «l'enquête sur les résultats utiles, concrets et tangibles» est inadéquate »et les parties de la décision State Street qui se fondent sur cette enquête n'ont plus d'effet en vertu du droit américain des brevets. La Cour suprême a confirmé le jugement du Circuit fédéral dans Bilski c. Kappos .

Contexte

Le 9 mars 1993, Signature Financial Group, Inc. a obtenu le brevet américain 5 193 056 intitulé «Système de traitement de données pour la configuration des services financiers Hub and Spoke». Les «rayons» étaient des fonds communs de placement qui regroupaient leurs actifs dans un «hub» central. Lorsque cela est fait dans le cadre de certaines procédures comptables quotidiennes conformément à la réglementation de l' Internal Revenue Service (IRS), les bénéfices sont transférés aux actionnaires à des fins fiscales, sans être d'abord soumis à l'impôt sur les sociétés, comme ils le seraient autrement. Les procédures sont si complexes qu'elles ne peuvent être exécutées, dans l'intervalle de temps autorisé par la réglementation IRS, sans utiliser un ordinateur numérique programmé.

Il a été souligné que la revendication de brevet comprend des moyens pour effectuer des étapes qui sont les exigences spécifiées dans un règlement de l' Internal Revenue Service pour éviter les impôts sur une société de personnes. Ce graphique illustre comment le libellé de la revendication de brevet correspond à la loi et aux règlements fiscaux américains. Le brevet est donc, en fait, un brevet sur le respect de la législation fiscale américaine.

Comment les éléments de revendication du brevet correspondent aux dispositions de la législation fiscale américaine applicable aux systèmes fiscaux Hub & Spokes
Brevet Droit fiscal
1. Système de traitement de données pour gérer une configuration de services financiers d'un portefeuille établi en partenariat, chaque partenaire étant l'un d'une pluralité de fonds, comprenant:

(a) des moyens de traitement informatique pour traiter des données;

(b) des moyens de stockage pour stocker des données sur un support de stockage;

(c) des premiers moyens pour initialiser le support de stockage;

[Cette partie de la revendication 1 concerne la mise en place d'un système informatique pour traiter des données et avoir accès à une source de données de stockage à traiter dans l'ordinateur.]
[Ces dispositions de l'IRC établissent un cadre de traitement du revenu de la société de personnes qui le qualifie pour un traitement de transfert. Les termes en italique sont pertinents pour les dispositions ultérieures et la langue de revendication correspondante.] 26 USC § 706 (d) (2) (A): [I] f pendant et l'année d'imposition de la société de personnes, il y a un changement dans l'intérêt de tout associé dans la société de personnes, ...

la part de distribution de chaque partenaire de toute base de trésorerie attribuable doit être déterminée: (i) en attribuant la partie appropriée de cet élément à chaque jour de la période à laquelle il est attribuable, et (ii) en répartissant la partie attribuée à un tel jour entre les associés au prorata de leurs intérêts dans le partenariat à la clôture de cette journée.


je

Reg. 1704-1 (b) (2) (iv): (a): Sauf disposition contraire du paragraphe b) (2) (ii) (i) du présent article, et répartition du revenu, gain, perte ou déduction n'aura pas d'effet économique en vertu de l'alinéa b) (2) (ii) (i) du présent article et ne sera pas réputé conforme à l'intérêt d'un associé dans la société de personnes en vertu du paragraphe b) (4) du présent article [ c.-à-d. être admissible au traitement accréditif de la société de personnes ] , à moins que les comptes de capital des associés ne soient déterminés et tenus à jour pendant toute la durée de la société de personnes [c.-à-d. quotidiennement] conformément aux règles de comptabilité en capital du présent paragraphe b) (2) (iv).

(d) un second moyen pour traiter les données concernant les actifs du portefeuille et chacun des fonds d'une journée précédente et les données concernant les augmentations ou diminutions de chacun des fonds, actifs et pour répartir la part en pourcentage que chaque fonds détient dans le portefeuille; ... (b) (2) (iv): [L] es comptes de capital des associés seront considérés comme établis et tenus conformément aux règles du présent paragraphe (b) (2) (iv) si et seulement si, le compte de capital de chaque associé: ...

est augmenté de (1) le montant d'argent qu'il a versé à la société de personnes ... et est diminué de (4) le montant d'argent qui lui est distribué par la société de personnes

(e) des troisièmes moyens pour traiter les données concernant les revenus supplémentaires quotidiens, les dépenses et les gains ou pertes nets réalisés pour le portefeuille et pour répartir ces données entre chaque fonds; est augmenté de (3) allocations aux revenus et gains de la société de personnes ... et est diminué de (6) allocations de dépenses de la société de personnes ... et (7) allocations de perte de la société de personnes
(f) un quatrième moyen pour traiter les données concernant le gain ou la perte latente net quotidien pour le portefeuille et pour répartir ces données entre chaque fonds; et Reg. IRS. 1.704-1 (f): Une convention de société de personnes peut, à la survenance de certains événements, augmenter ou diminuer les comptes de capital des associés pour refléter une réévaluation des biens de la société de personnes ... Les comptes de capital ainsi ajustés ne seront pas considérés comme déterminés et maintenu conformément aux règles si le présent alinéa b) (2) iv) à moins que —...


(2) Les ajustements reflètent la manière dont le revenu, le gain, la perte et la déduction non réalisés inhérents à ce bien (qui n'a pas été reflété dans les comptes de capital auparavant) seraient répartis entre les associés s'il y avait une disposition imposable de ce bien. pour cette juste valeur marchande à cette date.

(g) un cinquième moyen de traitement des données relatives aux revenus, dépenses et gains ou pertes en capital de fin d'exercice agrégés pour le portefeuille et chacun des fonds. 26 USC § 706 (d) (1): [I] f au cours de toute année d'imposition des associés, il y a un changement dans l'intérêt de tout associé dans la société de personnes, la part de distribution de chaque associé de tout élément de revenu, gain, perte, déduction, ou le crédit de la société de personnes pour cette année d'imposition est déterminé au moyen de toute méthode prescrite par le secrétaire par règlement qui tient compte des intérêts variables des associés de la société de personnes au cours de cette année d'imposition.

Avis du circuit fédéral

Le tribunal de district a déclaré le brevet invalide pour un objet non statutaire. Le Circuit fédéral s'est toutefois inversé dans une opinion qui a été suivie d'une forte augmentation de la délivrance de brevets de méthodes commerciales et de logiciels. Le circuit fédéral a déclaré:

[L] a transformation de données, représentant des montants discrets en dollars, par une machine à travers une série de calculs mathématiques en un cours final de l'action, constitue une application pratique d'un algorithme mathématique, d'une formule ou d'un calcul, car elle produit "un et résultat tangible "- un prix final de l'action momentanément fixé à des fins d'enregistrement et de déclaration et même accepté et invoqué par les autorités réglementaires et dans les transactions ultérieures.

À l'époque et au cours de la décennie qui a suivi, cette décision a été considérée par beaucoup comme importante car auparavant, les «méthodes de faire des affaires» avaient été largement considérées comme n'étant pas éligibles à la délivrance de brevets. Par exemple, dans Hotel Security Checking Co. c. Lorraine Co. , le Second Circuit a conclu qu'un système de comptabilité visant à empêcher les serveurs de voler les paiements des clients pour les repas ne pouvait pas être breveté. Dans Joseph E. Seagram & Sons c. Marzell , le DC Circuit a statué qu'un brevet sur les mélanges de whisky «testés à l'aveugle» pour les préférences des consommateurs serait «une sérieuse entrave aux progrès de la science et de l'industrie» et devrait donc être refusé.

Le Circuit fédéral a rejeté ce point de vue dans son avis de la State Street Bank :

L' exception de la méthode commerciale n'a jamais été invoquée par ce tribunal ou par la CCPA pour juger une invention non brevetable. L'application de cette exception particulière a toujours été précédée d'une décision fondée sur un concept plus clair du titre 35 ou, plus communément, de l'application de l'exception de l'idée abstraite basée sur la recherche d'un algorithme mathématique.

Le Circuit fédéral a jugé inapproprié de prévoir une autre exception au principe selon lequel «tout ce qui est fait sous le soleil par l'homme est brevetable». En conséquence, le Circuit fédéral a appliqué ce principe à toutes les méthodes commerciales qui "produisent un résultat utile, concret et tangible".

Conséquences

Analyse GAO des données US PTO montrant le nombre de brevets logiciels et non logiciels délivrés chaque année de 1991 à 2011

L' opinion de la State Street Bank a conduit à une forte augmentation des brevets de méthodes commerciales et de logiciels. En 1991, les brevets relatifs aux logiciels représentaient environ 20 pour cent du total annuel; en 2011, ils représentaient environ 50 pour cent. Le nombre absolu de brevets logiciels est passé d'environ 25 000 par an à 125 000 par an au cours de cette période. Un graphique d'accompagnement montre une analyse GAO de ces données.

Critique judiciaire

En mai 2006, le juge Kennedy de la Cour suprême des États-Unis a commenté dans une opinion concordante dans l' affaire eBay qu'un «nombre croissant» de brevets de méthodes commerciales étaient «potentiellement imprécis et suspects de validité». Il a été rejoint par les juges Stevens, Souter et Breyer.

En juin 2006, la Cour a rejeté le certiorari dans LabCorp c. Metabolite, Inc .. Le circuit fédéral avait tranché l'affaire sur la base du précédent de State Street . Trois juges (Breyer, J., rejoints par les juges Stevens et Souter, JJ.) Se sont opposés au rejet, arguant que le Circuit fédéral avait tranché l' affaire LabCorp sur le critère juridique erroné du «résultat utile, concret et tangible» énoncé dans l' État Cas de la rue . Il s'agissait d'un critère juridique, selon la dissidence, en vertu duquel les brevets que la Cour suprême avait jugés inéligibles aux brevets seraient jugés éligibles aux brevets, citant comme exemples O'Reilly c. Morse , Gottschalk c. Benson et Parker c. Flook . La Cour devrait donc trancher l'affaire, ont soutenu les juges dissidents, afin de "réduire l'incertitude juridique dans la région, affectant un nombre substantiel de revendications de brevet".

Bilski

En 2008, dans In re Bilski , le Circuit fédéral a décidé de reconsidérer State Street en banc . Dans son ordonnance, le tribunal a énuméré comme l'une des questions à répondre par le requérant, le PTO et les amici curiae : "Le tribunal devrait-il réexaminer State Street Bank & Trust Co. c. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)... Dans laquelle le tribunal avait statué que les méthodes commerciales pouvaient être brevetées, et si cette [a] affaire [] devait être rejetée à quelque égard que ce soit.

Dans l' avis en banc que le tribunal a rendu plus tard, il a abandonné le critère du "résultat utile-concret-tangible" (UCTR) énoncé dans State Street , mais il n'a pas explicitement annulé State Street dans son intégralité. Le tribunal a déclaré que le test UCTR "est insuffisant pour déterminer si une revendication est éligible au brevet en vertu de l'article 101" et "est inadéquat", et il a réaffirmé que "le test de la machine ou de la transformation décrit par la Cour suprême est le bon test pour appliquer "à la place. Quant à State Street , le tribunal a déclaré que "ces parties de nos opinions dans State Street , qui se fondent sur une analyse de" résultat utile, concret et tangible "ne devraient plus être invoquées".

L'opinion majoritaire du Circuit fédéral n'a pas soutenu que les méthodes commerciales sont catégoriquement inéligibles aux brevets. Les juges Mayer et Dyk ont ​​convenu avec la majorité que la demande de brevet Bilski devait être rejetée, mais ont soutenu que la base de décision appropriée était que les méthodes commerciales ne pouvaient pas être brevetées en vertu d'une interprétation correcte de la loi.

Dans son opinion individuelle dans In re Bilski , le juge du circuit fédéral Mayer a déclaré: "Sans surprise, State Street et sa progéniture ont généré un chœur de critiques tonitruantes", et il a recueilli des citations auprès des autorités de soutien. Il a cité une source pour la déclaration, "L'approbation récente par le Circuit fédéral de la protection par brevet pour les méthodes de faire des affaires marque tellement un écart par rapport au précédent qu'il invite à rechercher sa justification" et une autre pour cela: "Pour appeler [la situation suivante State Street ] affligeant est un euphémisme. Le consensus ... semble être que les brevets ne devraient pas être délivrés pour de nouvelles méthodes commerciales. "

La Cour suprême a confirmé le jugement d'inadmissibilité au brevet dans Bilski c. Kappos . Il n'a pas approuvé l'utilisation du test de la machine ou de la transformation comme seul test, mais a déclaré que ce n'était qu'un "indice utile" pour faire la détermination. La majorité de la Cour a également refusé de déclarer les méthodes commerciales inéligibles aux brevets. Cependant, quatre juges - le juge Stevens, d'accord, avec les juges Breyer, Ginsburg et Sotomayor - auraient tenu toutes les méthodes commerciales inéligibles au brevet, sur la base du contexte historique de la clause de brevet de la Constitution. Dans une opinion concordante distincte du juge Breyer, il a énuméré des points sur lesquels la Cour s'est prononcée à l'unanimité. L’ affaire de la State Street Bank n’était pas un énoncé correct de la loi.

Mayo et Alice

Les décisions ultérieures de la Cour suprême dans Mayo c. Prometheus et Alice c. CLS Bank se sont étendues à Bilski et ont substantiellement effacé State Street . Ces décisions ont établi une enquête en deux étapes dans laquelle, premièrement, le tribunal doit déterminer si l'invention revendiquée est dirigée vers une idée abstraite ou un principe naturel; si tel est le cas, il s’ensuit une deuxième étape au cours de laquelle le tribunal doit déterminer si l’invention revendiquée met en œuvre l’idée abstraite de manière inventive ou plutôt d’une manière simplement routinière ou conventionnelle. À moins que la mise en œuvre ou l'application de l'idée abstraite n'incarne un "concept inventif", l'invention revendiquée est inéligible au brevet. (Ces concepts sont expliqués plus en détail dans les articles sur les affaires Mayo et Alice .) Selon ce test, le brevet de State Street serait invalide.

Alice soutient spécifiquement qu'une implémentation informatique générique d'une idée abstraite est inéligible au brevet. Dans Alice , la Cour suprême a statué qu'une invention liée à un logiciel sur une procédure commerciale existante ne pouvait pas être sauvée de l'inéligibilité au brevet et être rendue éligible au brevet simplement en disant: «Faites-le avec un ordinateur». Au lieu de cela, il serait nécessaire de mettre en œuvre la procédure de manière inventive. Cette décision semble avoir annulé State Street sub silentio , comme le demandait la dissidence d' eBay .

Développements après la décision d' Alice

Après la décision Alice , de nombreux brevets de méthode commerciale qui avaient été délivrés à la suite de la décision State Street ont été invalidés. Un commentateur a compilé des statistiques jusqu'en juin 2015. Il a constaté que le Circuit fédéral détenait plus de 90% d'invalides, tandis que les tribunaux de district en invalidaient plus de 70%.

Dans l'une de ces décisions du tribunal de district, le juge de circuit fédéral Bryson , siégeant par désignation en tant que juge de district, a qualifié ces brevets de méthodes commerciales de simples récitations «ambitieuses» de «méthodes pour exécuter une fonction commerciale courante» sans aucune description de « toute nouvelle manière d'accomplir cette fonction "autre que de dire" faites-le avec un ordinateur ":

En bref, de tels brevets, bien que souvent habillés de l'argot de l'invention, décrivent simplement un problème, annoncent des étapes purement fonctionnelles qui prétendent résoudre le problème et récitent des opérations informatiques standard pour effectuer certaines de ces étapes. Le principal défaut de ces brevets est qu'ils ne contiennent pas de "concept inventif" qui résout des problèmes pratiques et garantit que le brevet vise quelque chose "nettement plus que" l'idée abstraite inéligible elle-même. En tant que tels, ils ne représentent guère plus que des descriptions fonctionnelles d'objectifs, plutôt que des solutions inventives. En outre, parce qu'ils décrivent les méthodes revendiquées en termes fonctionnels, ils anticipent toute solution spécifique ultérieure au problème en cause.

Voir également

Les références

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Liens externes