Poursuites en matière de brevets - Patent prosecution

La poursuite en matière de brevets décrit l'interaction entre les déposants et leurs représentants, et un office des brevets en ce qui concerne un brevet ou une demande de brevet . De manière générale, les poursuites en matière de brevets peuvent être divisées en poursuites avant la délivrance, ce qui implique une discussion avant, et parfois une négociation avec, un office des brevets pour la délivrance d'un brevet, et des poursuites après la délivrance, ce qui implique des questions telles que la modification et l' opposition après la délivrance. .

La poursuite en matière de brevets est distincte du litige en matière de brevets, qui décrit une action en justice relative à la contrefaçon de brevets .

Les règles et les lois régissant les poursuites en matière de brevets sont souvent énoncées dans des manuels publiés par les offices de brevets de divers gouvernements, comme le Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) aux États-Unis ou le Manual of Patent Office Practice (MOPOP) au Canada. .

Poursuites avant la délivrance

Préparation d'une candidature

Pour obtenir des droits de brevet pour un inventeur, le praticien rédige généralement d'abord une demande en interrogeant l'inventeur pour comprendre la nature de l' invention et aider à clarifier ses nouvelles caractéristiques. Les praticiens ont besoin de vérifier ce qui est déjà connu des personnes familiarisées avec le domaine général de l'invention - un tel matériau déjà connu est appelé l' art antérieur , et d'obtenir des dessins et des notes écrites concernant les caractéristiques de l'invention et le contexte.

Au cours de cette phase initiale, parfois appelée «préparation de brevet», le praticien peut également chercher à déterminer précisément qui a contribué à la réalisation de l'invention. Une liste incorrecte des inventeurs peut invalider de manière incurable tout brevet qui pourrait résulter d'une demande. Cette détermination est particulièrement importante aux États-Unis , mais peut être considérée comme moins importante dans d'autres juridictions. Le praticien peut également chercher à savoir si des publications, des offres de vente ou d'autres divulgations publiques de l'invention ont été faites. En vertu des lois ou règlements de certaines juridictions, les divulgations publiques ou les offres de vente d'une invention avant le dépôt d'une demande de brevet peuvent empêcher la délivrance du brevet. Aux États-Unis, ces lois sont énoncées au titre 35 du United States Code , §102.

Après avoir rédigé une demande de brevet, se conformer à toute autre règle (comme demander à l'inventeur ou aux inventeurs d'examiner la demande avant le dépôt) et avoir obtenu l'autorisation du déposant, le praticien dépose la demande de brevet auprès de l'office des brevets. Habituellement, le praticien cherche à déposer la demande le plus tôt possible, car dans une majorité de juridictions, y compris l'Europe et le Japon, si deux ou plusieurs demandes sur le même sujet sont déposées, seule la partie qui a déposé la première aura droit à un brevet. selon la " règle du premier déposant". Jusqu'à la promulgation de l'America Invents Act, les États-Unis ont suivi une règle du premier inventeur , en vertu de laquelle le dépôt anticipé peut empêcher l'utilisation de certains matériaux d'être appliquée contre la demande de brevet en tant qu'état de la technique pendant que la demande de brevet est en instance devant le Office des brevets. Cependant, trois sessions consécutives du Congrès aux États-Unis de 2005 à 2009 ont tenté de faire passer les États-Unis à la règle du premier déposant avec le Patent Reform Act de 2005 , le Patent Reform Act de 2007 et le Patent Reform Act du 2009 . Enfin, le 16 septembre 2011, les États-Unis sont passés à la règle du premier déposant avec la promulgation de l'America Invents Act.

Déposer une demande

La plupart des demandes de brevet ont au moins deux éléments, y compris une description générale et écrite de l'invention et au moins un "mode de réalisation" de celle-ci, et un ensemble de " revendications ", écrites dans un style spécial qui définit exactement ce que le demandeur considère comme le particulier caractéristiques de son invention. Ces revendications sont utilisées pour distinguer l'invention de l'état de la technique existant et sont comparées par l'office des brevets à l'état de la technique avant de délivrer un brevet.

Les demandes de brevet dans la plupart des juridictions comprennent généralement (et peuvent être tenues d'inclure) un dessin ou un ensemble de dessins, pour faciliter la compréhension de l'invention. Dans certaines juridictions, des modèles de brevets peuvent également être soumis pour démontrer le fonctionnement de l'invention. Dans les applications impliquant la génétique , des échantillons de matériel génétique ou de séquences d'ADN peuvent être nécessaires.

Recherche et examen

Les phases de recherche et d'examen constituent l'essentiel de la poursuite d'une demande de brevet aboutissant à la délivrance ou au refus.

Une recherche est effectuée par l'office des brevets pour tout état de la technique pertinent pour la demande en question et les résultats de cette recherche sont notifiés au déposant dans un rapport de recherche . En général, l' examinateur qui effectue la recherche indique sous quel aspect les documents cités sont pertinents (nouveauté, activité inventive , antécédents) et pour quelles revendications ils sont pertinents. Les matériaux recherchés varient en fonction de l'office des brevets qui effectue la recherche, mais couvrent principalement toutes les demandes de brevet publiées et les publications techniques. L'office des brevets peut fournir un avis préliminaire, non contraignant, sur la brevetabilité, pour indiquer au déposant son point de vue sur la brevetabilité et laisser le déposant décider de la manière de procéder à un stade précoce.

Le rapport de recherche est généralement publié avec la demande de brevet, 18 mois après la date de priorité la plus ancienne, ou s'il n'est pas disponible à ce moment-là, il est publié une fois qu'il est disponible.

L'examen des demandes de brevet peut être effectué soit en même temps que la recherche (comme aux États-Unis, où un rapport de recherche n'est pas délivré), soit à une date ultérieure après que le déposant a demandé l'examen (comme, par exemple, en vertu de la EPC).

L'examen est le processus par lequel un office des brevets détermine si une demande de brevet satisfait aux conditions de délivrance d'un brevet . Le processus consiste à déterminer si l'invention est nouvelle et inventive , si l'invention se trouve dans un domaine exclu et si la demande est conforme aux diverses formalités du droit des brevets pertinent.

Si l'examinateur constate que la demande n'est pas conforme aux exigences, un rapport d'examen ( action de l' Office aux États-Unis) est émis, attirant les objections de l'examinateur à l'attention du demandeur et demandant qu'elles soient traitées. Le demandeur peut répondre aux objections en argumentant à l'appui de la demande ou en apportant des modifications à la demande pour la mettre en conformité. Sinon, si les objections de l'examinateur sont valables et ne peuvent être surmontées, la demande peut être abandonnée.

Le processus d'objection et de réponse est répété jusqu'à ce que le brevet soit sous une forme convenable pour la délivrance, que le déposant abandonne les demandes ou qu'une audience soit organisée pour résoudre le problème.

Le taux auquel les demandes de brevet sont autorisées peut varier considérablement d'une technologie à l'autre. Les demandes de brevet américain dans le domaine des connecteurs électriques , par exemple, obtiennent une allocation pour deux refus. Cependant, les demandes de brevet de méthode commerciale n'obtiennent qu'une allocation pour 20 refus.

Dans certaines juridictions, l'examen quant au fond des demandes de brevet n'est pas effectué systématiquement. Au lieu de cela, la validité des enregistrements d'invention est traitée lors de toute action en contrefaçon.

Le processus de recherche et d'examen est principalement mené entre l'office des brevets et le déposant. Cependant, dans certaines juridictions, il est possible pour des tiers intéressés de déposer des avis sur la brevetabilité d'une demande. Ces avis peuvent prendre la forme d'une procédure formelle d'opposition inter partes avant délivrance ou simplement être l'occasion de déposer des observations en tant que tiers. Une loi réformiste est sur le point de créer un système d'opposition aux États-Unis.

Un demandeur est libre d'abandonner une demande pendant le processus de recherche et d'examen. Une demande peut être abandonnée si, par exemple, l'état de la technique est révélé, ce qui empêchera la délivrance d'un brevet et que le déposant décide de réduire les coûts en mettant fin à la demande. Une demande peut être considérée comme abandonnée par l'office des brevets si le déposant ne satisfait pas à l'une des exigences du processus de demande, par exemple en répondant à un rapport d'examen.

Examen différé

Dans certaines juridictions (comme le Japon et la Corée du Sud ), après le dépôt d'une demande, l'examen est facultatif, et uniquement sur demande, plutôt qu'automatique. Par exemple, au Japon, une demande est publiée 18 mois après la date de priorité, mais dans le cas contraire, la demande reste en jachère jusqu'à ce que le déposant demande un examen, jusqu'à sept ans après le dépôt. Cela donne au candidat le temps d'évaluer les applications pour lesquelles il vaut la peine de dépenser de l'argent et celles qui devraient simplement être abandonnées. Seule une partie du nombre total de demandes déposées est sélectionnée pour examen par les déposants.

Enregistrement d'invention

Certaines juridictions, notamment les Bermudes, l'Afrique du Sud, la Chine (dans le cas des modèles d'utilité), l'Allemagne (dans le cas des Gebrauchsmusters (modèle d'utilité)) et par option l'Espagne, vont encore plus loin, en ce qu'une demande est transmise à l'émission et à la publication. en tant que brevet exécutoire à bref délai, sans examen quant au fond. Les questions de nouveauté et de non-évidence / d'activité inventive ne sont pas examinées tant qu'un litige ne peut survenir. De toute évidence, un tel brevet ne comporte pas la même présomption de validité qu'un brevet qui a fait l'objet d'un examen approfondi. Ces systèmes sont connus sous le nom de régimes d '"enregistrement d'invention" et présentent l'avantage de réduire les coûts, car les déposants peuvent reporter ou renoncer complètement au processus coûteux d'examen des inventions de faible valeur ou de valeur spéculative dans le domaine d'activité du déposant. Un autre avantage est qu'un brevet est délivré relativement rapidement. Un brevet en Afrique du Sud, par exemple, est délivré environ 8 mois après la date de dépôt, alors que dans les pays examinateurs, il est très inhabituel qu'un brevet soit délivré en moins de 3 ans. Dans le même temps, le simple dépôt d'une demande préserve généralement le droit du déposant de demander ultérieurement un examen et une protection complets de son invention, si un concurrent ou un pirate est découvert par la suite en train de contrefaire l'invention.

Appels

Toutefois, si l'examinateur et le déposant ne parviennent pas à un accord sur la brevetabilité de la demande, le déposant peut introduire un recours auprès de l'office des brevets ou d'un tribunal, affirmant que sa demande de brevet a été rejetée à tort. Pour qu'un tel recours aboutisse, le déposant doit prouver que l'office des brevets a appliqué la loi, interprété de manière incorrecte les revendications de la demande de brevet ou interprété et appliquer l'état de la technique vis-à-vis de la demande de brevet. Si le recours aboutit, l'office des brevets ou le tribunal peut ordonner qu'un brevet soit délivré sur la base de la demande, ou que l'office des brevets corrige son examen de la demande s'il s'avère que l'office des brevets s'est trompé. Sinon, si le déposant n'est pas convaincu, le rejet de la demande de brevet peut être maintenu.

Aux États-Unis, les appels sont assez rares. La Commission des appels et des interférences en matière de brevets ne se prononce qu'environ 1 à 2% de tous les brevets délivrés. Pour les domaines controversés tels que les brevets de méthodes commerciales , cependant, le taux de recours est beaucoup plus élevé. Environ 10% des brevets de méthode commerciale délivrés en 2006 ont fait l'objet d'un appel. Dans certains domaines, comme les brevets d'assurance , le taux peut atteindre 30%.

Abandon

En règle générale, un déposant est libre d'abandonner sa demande de brevet à tout moment et, dans de nombreuses juridictions, il peut «renoncer» à son brevet même après la délivrance du brevet. Un tel abandon peut se produire pendant la procédure de poursuite, par exemple lorsque le déposant est incapable de convaincre l'office des brevets de retirer un rejet de sa demande de brevet. En outre, on considère souvent que l'abandon s'est produit si le déposant ne répond pas dans un certain délai à une action de l'office émise par l'office des brevets, ou si le déposant exprime spécifiquement son intention d'abandonner la demande.

La vitesse à laquelle les demandes de brevet sont abandonnées peut varier considérablement d'une technologie à l'autre. Aux États-Unis, les demandes de brevet dans le domaine des connecteurs électriques , par exemple, sont abandonnées à un faible taux d'un seul abandon pour 18 actions de bureau (par exemple, les rejets). Les demandes de brevet de méthode commerciale , cependant, sont abandonnées à un taux beaucoup plus élevé d'un abandon pour 5 actions de bureau.

À la suite de l'abandon, dans la plupart des juridictions, il est généralement interdit à un déposant de solliciter ultérieurement une protection par brevet pour le même objet qui avait été abandonné auparavant par le déposant.

Poursuites postérieures à la délivrance

Opposition

L'opposition est un processus prévu par certains systèmes de droit des brevets dans lequel un tiers peut s'opposer à la délivrance d'un brevet pour tenter d'empêcher (ou de révoquer) la délivrance d'un brevet. À l'Office européen des brevets, par exemple, toute personne peut former opposition à la délivrance d'un brevet européen dans un délai de neuf mois à compter de la délivrance. En Israël, un tiers peut s'opposer à une demande autorisée pendant trois mois après la publication de la demande autorisée.

Redélivrance, réexamen et ingérence

Dans certaines juridictions, une fois qu'un brevet est délivré, le titulaire du brevet peut demander une "redélivrance" du brevet pour corriger des erreurs dans le brevet délivré. Ces "demandes de redélivrance" doivent généralement être déposées dans un délai donné après la délivrance du brevet original. Dans certaines juridictions, comme les États-Unis, le titulaire du brevet peut même chercher à élargir la portée de l'invention définie dans les revendications en déposant une demande de redélivrance, bien qu'une redélivrance élargie aux États-Unis doive être déposée dans les 2 ans suivant la délivrance. De même, aux États-Unis, seul le titulaire du brevet peut demander une redélivrance. L'affaire In Re Tanaka a établi le principe selon lequel un breveté peut ajouter des revendications dépendantes étroites à un brevet délivré par le biais du processus de redélivrance, car un brevet avec des revendications dépendantes plus étroites est moins susceptible d'invalidation lorsqu'il est contesté. Plus généralement, cependant, le titulaire du brevet doit identifier des erreurs dans les revendications originales, abandonnant ainsi une partie de la portée de la revendication en retour.

Aux États-Unis, le "réexamen" désigne le processus consistant à demander à l'office des brevets de soumettre à nouveau un brevet délivré à un examen plus approfondi, accompagné de brevets ou de publications imprimées montrant qu'il existe une nouvelle question substantielle de brevetabilité ("SNQ"), et / ou une explication de la pertinence de l'état de la technique pour l'invention revendiquée. Contrairement à d'autres considérations d'invalidité, seuls les brevets et les publications imprimées seront pris en considération lors du réexamen; voir 37 CFR 1.552. Contrairement à la redélivrance, le réexamen peut être demandé non seulement par le titulaire du brevet ou l'inventeur, mais par n'importe qui , y compris de manière anonyme, bien que quiconque demande un réexamen doit également soumettre une taxe, qui est nettement plus élevée que le dépôt d'une nouvelle demande de brevet. Un avantage du réexamen est que les brevets délivrés peuvent être soit invalidés, soit à nouveau jugés valides, sans le coût considérable et le temps long requis pour une poursuite en contrefaçon complète ou une action en jugement déclaratoire.

De même, aux États-Unis, avant l'entrée en vigueur de l'America Invents Act en 2012, si deux demandes de brevet contenant des revendications portant sur le même objet sont déposées, l'office des brevets pourrait déclarer une "ingérence" et exiger que chacune des les parties comparaissent devant l'office des brevets pour déterminer qui a découvert le plus tôt l'invention revendiquée. Cette "pratique d'interférence" n'est pas suivie dans la plupart des autres juridictions, car elle est évitée par le système du "premier déposant" utilisé dans la plupart des pays. Lors d'une ingérence, les parties peuvent présenter des preuves à l'appui de leur prétention d'être le premier inventeur, et l'office des brevets rend une décision à la suite du processus d'interférence de type procès. La pratique en matière d'ingérence ne s'applique pas aux brevets déposés après le 12 septembre 2012, car les États-Unis sont passés à un système de premier à divulguer qui est à bien des égards similaire au premier à déposer.

Agents de brevets et avocats

Dans certaines juridictions, seuls les praticiens autorisés peuvent agir devant l'office des brevets, bien que les déposants ( par exemple les inventeurs) puissent généralement se représenter eux-mêmes. Ceci est connu sous le nom de représentation pro se .

Il est généralement recommandé au candidat de ne pas se représenter lui-même. Aux États-Unis, par exemple, un examinateur de brevets publiera le paragraphe suivant du formulaire s'il apparaît qu'un déposant n'est pas familiarisé avec les politiques et procédures des offices de brevets:

¶ 4.10 Employer les services d'un avocat ou d'un mandataire

Un examen de cette demande révèle que le demandeur n'est pas familiarisé avec la procédure de poursuite en matière de brevets. Alors qu'un inventeur peut poursuivre la demande, le manque de compétence dans ce domaine agit généralement comme une responsabilité en offrant la protection maximale pour l'invention divulguée. Il est conseillé au déposant de faire appel aux services d'un mandataire ou d'un agent en brevets enregistré pour poursuivre la demande, car la valeur d'un brevet dépend en grande partie de la préparation et des poursuites qualifiées. Le Bureau ne peut pas aider à choisir un avocat ou un mandataire.

Une liste des mandataires et agents en brevets enregistrés est disponible sur le site Internet de l'USPTO http://www.uspto.gov dans l'index du site sous «Liste des mandataires et agents». Les déposants peuvent également obtenir une liste des conseils en brevets et des agents enregistrés situés dans leur région en écrivant au Mail Stop OED, directeur du US Patent and Trademark Office, PO Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Voir également

Participation du public à l'examen des brevets
Patent Prosecution Highway (coopération en matière de poursuites entre certains offices de brevets)
Arriéré de demandes de brevets non examinées

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